Un secreto comercial es un derecho de propiedad intelectual sobre información confidencial que puede ser comercializada o conceder licencias de uso sobre ella.
Un secreto comercial tiene un valor económico inherente porque no es generalmente conocido o fácilmente determinable por otros, sobre el cual el propietario toma medidas razonables para mantener en secreto. Los tipos de secretos comerciales incluyen fórmulas, prácticas, procesos, diseños, instrumentos, patrones o compilaciones de información.
La legislación sobre propiedad intelectual otorga al propietario de un secreto comercial el derecho a impedir que otros lo revelen. En algunas jurisdicciones, estos secretos se denominan información confidencial.
Definición El lenguaje preciso con el que se define el secreto comercial varía según la jurisdicción, al igual que los tipos concretos de información que están sujetos a la protección del secreto comercial. Tres factores son comunes a todas esas definiciones:
Un secreto comercial es información que:
no es generalmente conocida por el público confiere un beneficio económico a su poseedor porque la información no es conocida públicamente; y cuyo poseedor realiza esfuerzos razonables para mantenerla en secreto.
En Derecho internacional, estos tres factores definen un secreto comercial en virtud del artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, comúnmente denominado Acuerdo sobre los ADPIC.
Del mismo modo, en la Ley de Espionaje Económico de los Estados Unidos de 1996, “Un secreto comercial, tal como se define en 18 U.S.C. § 1839(3)(A),(B) (1996), consta de tres partes: (1) información; (2) medidas razonables adoptadas para proteger la información; y (3) que deriva un valor económico independiente de no ser conocida públicamente”.
Valor Los secretos comerciales son un componente importante, aunque invisible, de la propiedad intelectual (PI) de una empresa. Su contribución al valor de una empresa, medido como su capitalización bursátil, puede ser importante. Al ser invisible, esa contribución es difícil de medir. Aun así, las investigaciones muestran que los cambios en las leyes sobre secretos comerciales afectan al gasto de las empresas en I+D y patentes. Esta investigación aporta pruebas indirectas del valor del secreto comercial.
Protección A diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales no se registran, ya que, por definición, no se revelan al mundo en general. En su lugar, los propietarios de secretos comerciales tratan de proteger la información del secreto comercial frente a los competidores instituyendo procedimientos especiales para manejarla, así como aplicando medidas de seguridad tanto tecnológicas como jurídicas.
La razón más común para que surjan disputas sobre secretos comerciales es cuando los antiguos empleados de empresas que guardan secretos comerciales se marchan a trabajar para un competidor y son sospechosos de tomar o utilizar información confidencial valiosa perteneciente a su antiguo empleador.
Las protecciones legales incluyen acuerdos de no divulgación y cláusulas de trabajo por encargo y de no competencia. En otras palabras, a cambio de la oportunidad de ser contratado por el poseedor de los secretos, un empleado puede comprometerse a no revelar información privilegiada de su futuro empleador, a ceder o asignar a su empleador los derechos de propiedad sobre el trabajo intelectual y los productos del trabajo producidos durante el curso (o como condición) del empleo, y a no trabajar para un competidor durante un periodo de tiempo determinado (a veces dentro de una región geográfica determinada). La violación del acuerdo suele conllevar la posibilidad de fuertes sanciones económicas, lo que desincentiva la revelación de secretos comerciales. La información sobre secretos comerciales puede protegerse mediante acciones legales que incluyan una orden judicial que impida la violación de la confidencialidad, daños monetarios y, en algunos casos, daños punitivos y también los honorarios de los abogados. En circunstancias extraordinarias, un embargo ex parte en virtud de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act, DTSA) también permite al tribunal embargar bienes para impedir la propagación o difusión del secreto comercial. Sin embargo, demostrar el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad por parte de un antiguo interesado que trabaja legalmente para un competidor o prevalecer en un juicio por incumplimiento de una cláusula de no competencia puede ser muy difícil. El poseedor de un secreto comercial también puede exigir acuerdos similares a otras partes, como vendedores, licenciatarios y miembros del consejo de administración.
Dado que una empresa puede proteger su información confidencial mediante acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo por encargo y contratos de no competencia con sus interesados (dentro de las limitaciones de la legislación laboral, incluida únicamente la restricción que sea razonable en el ámbito geográfico y temporal), estas medidas contractuales de protección crean efectivamente un monopolio sobre la información secreta que no expira como lo haría una patente o un derecho de autor. Sin embargo, la falta de protección formal asociada a los derechos de propiedad intelectual registrados significa que no se impide que un tercero no vinculado por un acuerdo firmado duplique y utilice de forma independiente la información secreta una vez descubierta, por ejemplo mediante ingeniería inversa. vínculo=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chartreuse-bottle.jpg|miniaturadeimagen|240x240px|Licor de Chartreuse verde protegido por la información confidencial de los ingredientes Por ello, los secretos comerciales, como las fórmulas secretas, suelen protegerse restringiendo la información clave a unas pocas personas de confianza. Ejemplos famosos de productos protegidos por secretos comerciales son el licor Chartreuse y Coca-Cola.
Dado que la protección de los secretos comerciales puede, en principio, extenderse indefinidamente, puede suponer una ventaja sobre la protección de patentes y otros derechos de propiedad intelectual registrados, que tienen una duración limitada. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola no tiene patentada la fórmula de la Coca-Cola y la ha protegido eficazmente durante muchos más años que los 20 años de protección que le habría proporcionado una patente. De hecho, Coca-Cola se negó a revelar su secreto comercial por orden de al menos dos jueces.
Criterios de protección Si bien los criterios de protección de los secretos comerciales son determinados por la legislación local, la legislación internacional ofrece un marco de referencia para dichas protecciones. Concretamente, el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, establece tres criterios que la información del secreto debe poseer:
Apropiación indebida A menudo, las empresas intentan descubrir los secretos comerciales de las demás mediante métodos legales de ingeniería inversa o caza furtiva de empleados, y métodos potencialmente ilegales, como el espionaje empresarial (también conocido como espionaje industrial o comercial). Los actos de espionaje empresarial suelen ser ilegales y las penas pueden ser severas. La importancia de esa ilegalidad para la legislación sobre secretos comerciales es la siguiente: si un secreto comercial se adquiere por medios indebidos (un concepto algo más amplio que el de medios ilegales, pero que incluye dichos medios), se considera generalmente que el secreto ha sido objeto de apropiación indebida. Así pues, si un secreto comercial se ha adquirido mediante espionaje industrial, su adquirente estará probablemente sujeto a responsabilidad legal por haberlo adquirido indebidamente. Sin embargo, el poseedor del secreto comercial está obligado a protegerse contra dicho espionaje hasta cierto punto, ya que en la mayoría de los regímenes de secretos comerciales, no se considera que exista un secreto comercial a menos que su supuesto poseedor tome medidas razonables para mantener su secreto.
Además del espionaje industrial, otras prácticas desleales de apropiación indebida son el incumplimiento contractual y el abuso de confianza.
Historia Los comentaristas, empezando por A. Arthur Schiller, afirman que los secretos comerciales estaban protegidos en Derecho romano por una acción conocida como actio servi corrupti, interpretada como una “acción por empeorar a un esclavo” (o una acción por corromper a un sirviente). El derecho romano se describe de la siguiente manera:El propietario romano de una marca o nombre de empresa estaba protegido legalmente contra el uso desleal por parte de un competidor a través de la actio servi corrupti… que los juristas romanos utilizaban para conceder alivio comercial bajo la apariencia de acciones de derecho privado. “Si, como cree el autor [escribe Schiller], existían varios casos de acción privada para satisfacer las necesidades comerciales, el Estado actuaba exactamente de la misma manera que lo hace en la actualidad”.La sugerencia de que el derecho de los secretos comerciales tiene sus raíces en el derecho romano se introdujo en 1929 en un artículo de la Columbia Law Review titulado “Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti”, que ha sido reproducido en An American Experience in Roman Law 1 (1971) de Schiller. Véase “Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded”, en la página 19. Sin embargo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia Alan Watson argumentó en Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded que la actio servi corrupti no se utilizaba para proteger secretos comerciales. Más bien, explicó:Schiller se equivoca lamentablemente en cuanto a lo que sucedía... La actio servi corrupti podía utilizarse para proteger secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. Ese no era su propósito y era, como mucho, una consecuencia incidental. Pero no existe la más mínima prueba de que la acción se utilizara nunca de este modo. En este sentido, la actio servi corrupti no es única. Exactamente lo mismo puede decirse de muchas acciones de derecho privado, incluidas las de robo, daños a la propiedad, depósito y producción de bienes. Todas ellas podrían, supongo, utilizarse para proteger secretos comerciales, etc., pero no hay pruebas de que así fuera. Resulta extraño ver en algún grado la actio servi corrupti romana como la contrapartida del derecho moderno para la protección de secretos comerciales y otros intereses comerciales semejantes.El derecho de los secretos comerciales, tal como se conoce hoy en día, apareció por primera vez en Inglaterra en 1817, en el caso Newbery contra James,Newbery v. James, (1817) 2 Mer. 446, 35 Eng. Rep. 1011, 1013 (Ct. Ch. 1817) y en Estados Unidos en 1837, en el caso Vickery contra Welch,Vickery v. Welch, 36 Mass. (19 Pick.) 523, 527 (1837) Si bien estos casos constituyeron las primeras causas de acción conocidas del derecho consuetudinario basadas en un concepto moderno del derecho de los secretos comerciales, en ninguno de ellos se aplicaron medidas cautelares, sino que sólo se aplicaron indemnizaciones por daños y perjuicios. En Inglaterra, el primer caso que implicaba medidas cautelares se produjo en 1820 en el caso Yovatt contra Winyard,Yovatt v. Winyard, (1820) 37 Eng. Rep. 425, 426 (Ch.) mientras que en Estados Unidos hubo que esperar hasta el caso Taylor contra Blanchard de 1866.Taylor v. Blanchard, 95 Mass. (13 Allen) 370 (1866) Véase The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights, 61 Stan. L. Rev. en 315 & n.7; pero véase Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 493 n.23, 94 S.Ct. 1879, 1892 n.23, 40 L.Ed.2d 315 (1974) (ley sobre secretos comerciales importada a los Estados Unidos desde Inglaterra en 1868 en Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868))